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米兰法院重申员工应就职务发明获得公平奖励

近期,米兰法院重申,在专利法规定的某些情况下,职务发明可以作为员工的绩效。

1. 案情

诉讼原告原为意大利Süd化学催化剂公司员工,该员工作为发明人获得了专利号EP1509323B1的欧洲专利,但没有收到雇主对该发明的任何额外补偿或奖励。据原告称,他的发明活动不属于被雇佣的主要工作内容(即64条第1款不适用)。20137月,依据64条第1款规定,原告向米兰法院提出请求执行获取报酬的权利。

根据Süd公司的规定,申请专利的权利已经由Süd意大利公司转让给美国子公司,美国子公司已经申请国际专利和美国专利。20026月,原告执行了转让协议,将该发明的权利转让给美国Süd公司。欧洲国际专利的申请交由拥有该专利的另一Süd子公司化学股份公司执行。

被告Clariant请求法院拒绝原告报酬索赔要求,并列举了以下理由:

1)发明人的索赔对象错误,因为专利授予给Süd公司,并归其持有。

2)发明人无权索取报酬,因为发明人已将权利转让给Süd公司。

3)发明人的索赔要求超过意大利法律规定的10年诉讼时效。

4)虽然被授予专利,但是它没有满足专利性的必要要求。

2. 米兰法院判决

201510月,米兰法院驳回被告请求,具体原因如下:

1)发明人对Clariant提出的索赔要求准确无误,因为当发明人取得发明时,Clariant是发明人雇佣公司的权利继承人。

2)尽管发明人将权利转让给Süd美国公司,但是根据第64条第2款规定,发明人有权要求合理回报。权利的转让与获得合理回报的权利并不相关,权利转让给美国实际上仍等同于转让给意大利雇主。

3)获取公平回报的权利是由有关授权专利的第64条第2款赋予,诉讼时效应从2007725日专利授权开始算起,而不是从申请日期或转让日期算起,索赔要求没有超过诉讼时效。

4)当评估获取合理回报权利时,该专利被认为有效。在此背景下,任何与专利有效性有关的附带问题都是无关的。

因此,法院认为,依据64条第2款,发明人有权获得合理回报。

3. 评论

米兰法院的判决结果是对工业产权法64条第2款规定关于职务发明获取报酬权的某些方面的阐明。就此案而论,法院认为授权专利的有效性不做进一步考虑。此外,法院还认为,即使当前专利所有者不同,发明者创造发明时的直接雇主或其所有权继承人也有责任提供合理回报。最后,判决结果表明,发明者的权利转让并不自动影响他从意大利或欧洲专利中获取合理回报的权利。总之,该判决符合当前64条第2款范围内的司法解释,为这复杂情况下应用此条款提供了重要指导。

4. 背景介绍

根据《欧洲专利公约》(European Patent Convention)第60条第1款规定,如果发明者为员工,专利权由员工所在成员国的专利法律确定。

根据意大利产权法(Industrial Property Code)第64条第1款规定,当员工创造工业发明,且该发明为员工被雇佣的主要工作内容,那么与该发明相关的权利归属于雇主,雇主没有义务提供进一步的补偿。相反,该条第2款规定,当雇佣合同中预先没有对员工的发明活动规定报酬补偿时,如果雇主或其所有权继承人获得专利,或者将发明作为专有技能使用,那么发明人可以索取合理、公平的回报。

  超 编译,许海云 校译

来源:http://www.iam-media.com/reports/Detail.aspx?g=0ad3d574-bbc6-4e7d-b27d-5f6cdbf0f0bf&vl=1653876700

原文标题:International report - Right to fair reward for employee inventor

检索日期:2016214


 


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